侵害商标专用权的赔偿数额计算方式的法定顺序

来源：知产宝

作者：陶钧

       

北京市高级人民法院

民 事 判 决 书

（2017）京民终335号

上诉人（原审被告）：北京秀洁新兴建材有限责任公司，住所地北京市昌平区东小口镇太平庄村64号。

法定代表人：刘杰,总经理。

委托诉讼代理人：李江，北京市中兆律师事务所律师。

委托诉讼代理人：袁军，北京市中兆律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：美巢集团股份公司，住所地北京市大兴区瀛海镇瀛元街6号。

法定代表人：张经甫，董事长。

委托诉讼代理人：张亚洲，北京市集佳律师事务所律师。

委托诉讼代理人：李科峰，北京市集佳律师事务所律师。

原审被告：王晓亮，男，1974年4月20日出生，住河北省唐山市玉田县。

上诉人北京秀洁新兴建材有限责任公司（以下简称秀洁公司）因与被上诉人美巢集团股份公司（以下简称美巢公司）、原审被告王晓亮侵害商标权纠纷一案，不服北京知识产权法院（2015）京知民初字第12号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年4月11日立案后，依法组成合议庭，于2017年6月1日公开开庭进行了审理。上诉人秀洁公司的委托代理人李江、袁军，被上诉人美巢公司的委托代理人张亚洲、李科峰到庭参加诉讼。原审被告王晓亮经本院合法传票传唤，无正当理由，未到庭，本案依法缺席审理。本案现已审理终结。

秀洁公司上诉请求：撤销一审判决，依法改判驳回美巢公司的全部诉讼请求。事实和理由：1、秀洁公司并未侵犯美巢公司的注册商标专用权，涉案的“墙锢”概括表达了墙体界面剂的性能和用途，已成为建材业内对界面剂、粘合剂这种墙体材料的俗称，已构成通用名称；同时美巢公司事实上也是将“墙锢”作为商品名称进行地使用，而且在美巢公司所提交的公证文书所显示的“购货发票”中，也清楚的载明“墙锢”是作为商品名称进行的使用。2、秀洁公司使用“秀洁墙锢”标志不会造成相关公众混淆、误认，不构成对美巢公司商标专用权的侵犯，秀洁公司是一家专业从事建材生产的公司，所注册的“秀洁”、“易康”、“兴潮”等商标能够与其他厂家所区别，而且在“墙锢”不具有商标的显著性的情况下，一审判决所认定的“秀洁墙锢”等被控侵权行为构成2013年修正的《中华人民共和国商标法商标法》（以下简称2013年商标法）第五十七条第（二）项所规定情形缺乏依据。3、一审法院及美巢公司关于赔偿数额的主张及认定，违反了法定程序，与事实不符，损害了秀洁公司的诉讼权利；2013年商标法第六十三条所规定的赔偿计算依据是由“原告举证侵权损失、再由被告举证侵权获利、到责令被告举证、直至酌情确定损失数额”等依次采用的基本步骤，而美巢公司并未举证证明其损失数额，亦未对此提交相关证据；同时一审法院并未责令秀洁公司提交相关获利的证据，商标法规定的“责令”提交证据应当由人民法院明确、规范的进行要求，对所提交的账簿、材料的范围、内容、时限以及后果进行明确限定，但一审法院并未作出任何“责令”的意思表示，一审判决所记载的“释明”不能说明其已经依法履行了“责令”的程序义务，故一审法院亦不能据此确定赔偿数额。4、秀洁公司并不存在美巢公司所称的侵权收益，一审判决对此认定严重违背客观事实，且违反证据审查规则；秀洁公司经统计，从2010年至2014年，其实际生产的“秀洁墙锢”产品总计为500多吨，年均产量约为100吨，即使按照美巢公司和一审法院采信的“单位利润核算标准”，秀洁公司在被诉侵权的四年间利润总额也不足100万元；同时美巢公司所提供的网页证据载明的是秀洁公司生产腻子粉、界面剂、白乳胶、涂料等十几个产品的月产量为一万吨，但原审法院和美巢公司却将秀洁公司所有产品的月产量改为涉案被控侵权产品“墙锢”单品的产量，严重与事实不符；原审法院仅依据网页上不实的宣传而认定秀洁公司的获利数额，脱离了证据审查规则，缺乏依据，应当予以纠正。

美巢公司辩称，一审判决认定事实清楚、适用法律正确，应当予以维持，“墙锢”商标并非通用名称，一审判决所确定的赔偿数额具有事实依据，秀洁公司并未对此积极进行举证，其应当自行承担相应的法律后果。

王晓亮并未发表意见。

美巢公司向一审法院起诉请求：1、秀洁公司和王晓亮停止侵犯“墙锢”注册商标专用权的行为；2、秀洁公司和王晓亮连带赔偿美巢公司经济损失及因制止侵权行为所支付的合理支出共计1000万元；3、秀洁公司和王晓亮在《中国工商报》刊登声明消除因侵权造成的不良影响。

一审法院认定事实：

一、美巢公司就“墙锢”商标享有注册商标专用权的相关事实

2002年9月11日，北京美巢装饰材料有限责任公司向国家工商行政管理总局商标局（以下简称商标局）提出第3303708号“墙锢”商标（商标图样附后）注册申请。经商标局核准注册后，核定使用于：工业用胶、工业用粘合剂等商品，类似群组为0115。经续展注册商标专用权期限至2024年4月6日。现注册商标专用权人为美巢公司。

2005年9月7日，美巢公司向商标局提出第4882697号“墙锢”商标（商标图样附后）注册申请。经商标局核准注册后，核定使用于：工业用胶、工业用粘合剂等商品，类似群组为0115。经续展注册商标专用权期限至2019年1月27日。

秀洁公司对上述事实无异议。

二、“墙锢”商标具有较高市场知名度的相关事实

1、自2005年至2015年，美巢公司先后在《北京日报》、《北京晚报》、《新京报》等报纸，《中国胶粘剂》、《中国砂浆》、《绿色建筑》、《室内装饰》等期刊杂志以及北京人民广播电台、天津人民广播电台、天津卫视等电台、电视台持续投放大量广告宣传“墙锢”商标。根据美巢公司提交的销售合同、发票以及《专项审计报告》显示，2011年至2014年6月，美巢公司在“墙锢”牌“混凝土界面处理剂商品”方面的研发投入为695.95万元，固定资产投入为1927.36万元，销售金额共计2211736元。“墙锢”牌“混凝土界面处理剂”商品销售地域包括北京市、天津市、内蒙古自治区、河北省、河南省、山西省、辽宁省、陕西省、湖北省等省、自治区、直辖市。

2、在实际商业宣传和使用中，美巢公司将“墙锢”商标与“美巢”商标联合使用于“混凝土界面处理剂”商品外包装、装潢上。其中“美巢”商标于2004年、2007年、2010年、2013年获得“北京市著名商标”，并于2007年被认定为“中国驰名商标”。

3、美巢公司的企业字号亦为“美巢”，获得的企业荣誉包括：

2006年获得“涂料、胶粘剂类”北京市行业质量标杆企业（北京质量协会授予）；2009年家装十年最具影响力企业奖（北京市建筑装饰协会授予）；中国建材商年度总评榜2011年度最具价值品牌（中国建筑材料流通协会授予）；2014年京城消费者最钟爱的建材品牌（北京家居行业协会授予）。

秀洁公司对上述证据真实性无异议，但认为美巢公司商业宣传的不仅限于“墙锢”商标，且“墙锢”亦被美巢公司用作商品名称使用。秀洁公司对“墙锢”与“美巢”商标结合使用和宣传的事实没有异议。

三、美巢公司指控秀洁公司、王晓亮实施侵犯注册商标专用权的事实

2014年10月29日，美巢公司委托北京市集佳律师事务所向北京市方正公证处提出证据保全申请。公证处工作人员来到北京市顺义区南法信镇东海洪村顺沙路路南亿宏建材城A区4厅7号摊位，购买“秀洁墙锢（通用型）”、“秀洁墙锢（强效型）”粘合剂各一桶，取得北京阳光顺杰建材经销部出具的销售发票以及销售收据各一张，金额210元。王晓亮名片中记载的内容为：山东泰和泰山纸面石膏板总厂、北新集团建材股份有限公司顺义总代理。此外，公证人员还在该建材城的“北京运通盛发装修材料经营部”购买“兴潮墙锢（无醛净味）”、“易康墙锢（通用型）”各一桶，共计150元。

在原审庭审中，对上述被控侵权商品进行了现场勘验，秀洁公司对上述商品为其制造、销售没有异议。

四、秀洁公司不侵权抗辩的事实

1、秀洁公司主张，该公司先后申请注册了“秀洁”、“兴潮”、“易康”三件注册商标，具体情况如下：

1998年11月12日，秀洁公司向商标局提出第1401072号“秀洁XIUJIE及图”商标注册申请。经商标局核准注册后，核定使用于：工业用胶、工业用粘合剂等商品，类似群组为0115。经续展注册商标专用权期限至2020年5月27日。

2006年1月20日，秀洁公司向商标局提出第5130550号“易康”商标注册申请。经商标局核准注册后，核定使用于：工业用胶、工业用粘合剂等商品，类似群组为0115。经续展注册商标专用权期限至2019年5月27日。

2006年8月11日，秀洁公司向商标局提出第5536078号“兴潮XINGCHAO”商标注册申请。经商标局核准注册后，核定使用于：工业用胶、工业用粘合剂等商品，类似群组为0115。经续展注册商标专用权期限至2019年10月13日。

2、秀洁公司主张在被控侵权商品上分别使用了上述三件注册商标，在商品上使用“秀洁墙锢”、“兴潮墙锢”、“易康墙锢”字样，并非商标意义的使用行为，“墙锢”为建材家装领域内对“混凝土界面处理剂”商品约定俗成的商品通用名称。

为证明“墙锢”为商品通用名称，秀洁公司提交了证人证言。对于作证的自然人和法人单位，没有进一步提交证明主体资格真实存在的证据,上述证人均未出庭作证。秀洁公司还提交了两份公证书，对美巢公司以及网络宣传中关于其他经营主体在“混凝土界面处理剂”商品上使用“墙锢”文字的情况进行了证据保全。经查，美巢公司在“混凝土界面处理剂”商品上使用的“墙锢”文字是作为注册商标使用，与“美巢”注册商标联合使用。在网络宣传中其他经营主体使用“墙锢”文字时，大多在“墙锢”旁边标注“乳胶界面剂”或“界面处理剂”字样。

美巢公司认为，秀洁公司提交的证据不足以证明“墙锢”系“混凝土界面处理剂”商品约定俗成的通用名称，秀洁公司的使用方式属于商标意义的使用。

另查，2014年12月11日，美巢公司委托北京市集佳律师事务所向北京市方正公证处提出证据保全申请，对秀洁公司的官网内容进行证据保全。登录http://www.xiujie.com/后，对相关网页进行了截屏打印。根据网页内容显示：

秀洁公司经营的建筑物墙体装饰材料种类包括胶类、粉类、涂料、防水材料，品牌包括“秀洁”、“易雪”、“易康”、“兴洁”、“兴潮”等。其中“秀洁”、“易雪”、“易康”有专门的品牌部和联系电话。从2014年2月至4月，秀洁公司对上述品牌新上市桶类商品开始促销活动，包括粘木王白胶、墙锢、精品界面剂、精品108胶等。

秀洁公司对“精品界面剂”的描述为“选用高分子聚合物乳液及各种进口助剂特制而成的一种混凝土界面处理剂”。执行的技术标准为：JC/T907-2002；环保标准为：GB18583-2001。在“施工要求”部分对施工环境、基层处理、稀释及涂刷次数、造毛、施工温度有具体限定。

秀洁公司对“墙锢”的描述为“选用高分子聚合物乳液及各种进口助剂特制而成的一种粘合剂”。执行的技术标准亦为：JC/T907-2002；环保标准为：GB18583-2001。在“施工要求”部分中，除稀释比例比“精品界面剂”扩大一倍外，其他内容与“精品界面剂”基本一致。

五、美巢公司主张秀洁公司、王晓亮承担侵权赔偿责任的相关事实

1、秀洁公司在其官网中宣称，该公司成立于2001年，员工百余人，资产数亿元。先后与万科、富力等房地产开发企业以及北京龙发、实创、居然之家等装饰公司开展合作，在全国开有一百余家专卖店。在“招商加盟”栏目中，秀洁公司宣称其产品毛利润率为30％。

2014年11月5日，美巢公司委托北京市集佳律师事务所向北京市中信公证处提出证据保全申请，对阿里巴巴旗下的商友圈网络商业信息发布平台中秀洁公司发布的商情信息内容进行证据保全。登录http://×××.1688.com/后，对相关网页进行了截屏打印。根据网页内容显示：秀洁公司是该网站的认证会员，其中发布的“秀洁”品牌建筑材料包括“秀洁墙锢”等共16种，月产量为10000吨、年营业额为5000万至1亿元。“秀洁墙锢”每桶重量为17公斤或18公斤。至迟从2009年8月秀洁公司已经开始销售“秀洁墙锢”。11月6日，美巢公司委托北京市集佳律师事务所向北京市中信公证处提出证据保全申请，对慧聪网中秀洁公司发布的商情信息内容进行证据保全。登录http://beijingxiujie.b2b.hc360.com/后，对相关网页进行了截屏打印。根据网页内容显示：秀洁公司是该网站的认证会员，其中发布的“秀洁”品牌相关信息与商友圈中的内容一致。

美巢公司在原审诉讼中共支出公证费12500元。

2、美巢公司在一审诉讼中以秀洁公司因侵权所获得的利益主张赔偿数额。其主要考虑因素为：

（1）被控侵权商品销售价格区间为75元/桶-125元/桶，毛利率为30％，平均利润为30元/桶，考虑到市场因素，将被控侵权商品利润确定为26元/桶。

（2）秀洁公司宣称仅“秀洁墙锢”单品的月产量即为10000吨，单位商品为18公斤/桶，月产量为555555.6桶。

（3）综合考虑以上因素，月利润为14444445.6元，年利润为173333347.2元。

（4）秀洁公司从2009年8月即开始销售被控侵权商品，因此其获利远超1000万元。

3、秀洁公司认为，商友圈和慧聪网均为盈利性网站，其发布信息的公信力和权威性较低，会员注册门槛较低，企业发布的商情信息真假难辨且容易修改。对于美巢公司在本案中上述公证证据的真实性无异议，对其支付的公证费与本案的关联性亦无异议。针对美巢公司主张赔偿数额的考虑因素，原审法院曾向秀洁公司释明可以提交反映实际经营情况的反驳证据，但秀洁公司未提交。

一审法院认为，美巢公司作为第3303708号和第4882697号“墙锢”商标（以下简称涉案商标）的注册商标专用权人，在注册商标专用权期限内享有在核定使用的“工业用粘合剂”、“工业用胶”等商品上专有使用其注册商标的权利，以及禁止他人未经其许可在同一种或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似商标的权利。本案争议焦点在于以下几个方面：

一、秀洁公司在混凝土界面处理剂商品包装容器上使用“墙锢”文字是否商标意义的使用

秀洁公司在混凝土界面处理剂商品外包装桶上使用的方式为：“秀洁”、“易康”、“兴潮”三件注册商标结合“秀洁墙锢”、“易康墙锢”、“兴潮墙锢”字样。秀洁公司认为，“墙锢”为该类商品的约定俗成通用名称，其对商品通用名称的使用，不构成对美巢公司注册商标专用权的侵害。

秀洁公司提交证人证言以及网页公证证据用以证明“墙锢”属于通用名称，但秀洁公司没有进一步提交出证主体真实存在的证据,证人均未出庭作证也未说明正当理由，因此对上述证人证言本院不予单独采信。而秀洁公司提交的网页公证证据却显示，美巢公司在“混凝土界面处理剂”商品上使用的“墙锢”文字是作为注册商标使用，且与“美巢”注册商标联合使用。在网络中其他经营主体使用“墙锢”文字时，大多以括号形式标注说明性文字“乳胶界面剂”或“界面处理剂”。这恰恰说明了全国范围内的建筑装修材料经营者、消费者均对“墙锢”文字的认知尚未能够达到指代混凝土界面处理剂商品的程度。因此，“墙锢”文字不属于混凝土界面处理剂商品约定俗称的通用名称。秀洁公司关于“墙锢”文字作为该类商品的约定俗成通用名称的抗辩主张，缺乏事实和法律依据，不予支持。结合其将“墙锢”文字突出使用于混凝土界面处理剂商品外包装桶显著位置的事实，该种使用方式可以达到使相关公众识别商品来源的作用，属于商标意义的使用。

二、秀洁公司、王晓亮实施的行为是否侵犯美巢公司享有的注册商标专用权

美巢公司在建筑装饰材料领域具有较高的市场知名度，“美巢”注册商标先后被认定为“北京市著名商标”、“中国驰名商标”，该商标固有显著性以及经商业宣传和使用获得的显著性均较强。美巢公司对“墙锢”牌混凝土界面处理剂商品的研发和市场拓展投入了大量资金，上述商品营销范围广泛，经营额较高。特别是通过与“美巢”商标的联合使用，“美巢”商标、字号所获得的市场声誉自然延及至“墙锢”商标，使“墙锢”商标的显著性和市场知名度得到极大提升。秀洁公司在混凝土界面处理剂商品外包装桶将“秀洁墙锢”、“易康墙锢”、“兴潮墙锢”字样作为商品名称使用，其文字构成完整包含美巢公司的“墙锢”商标标志，且使用于外包装桶的显著位置，字体较大，系突出使用。就使用商品而言，混凝土界面处理剂系工业用粘合剂中的一个种类。秀洁公司的上述使用行为易使相关公众对其提供的商品来源与美巢公司“墙锢”商标核定使用商品来源产生关联认知，造成混淆、误认。美巢公司关于秀洁公司制造、销售被控侵权商品行为侵犯其注册商标专用权的主张有事实和法律依据，应予支持。

美巢公司主张王晓亮实施了销售侵犯“墙锢”注册商标专用权商品的行为。基于公证文书载明的购买过程以及取得的相应证据，被控侵权销售行为的实施者不能唯一确定是王晓亮，其理由是：美巢公司没有进一步提交购买发票、销售收据的出具者名称与王晓亮存在对应关系的证据，根据王晓亮的名片内容无法与上述票据出具者建立起对应性关系。因此美巢公司的该项主张缺乏事实和法律依据，不予支持。

三、秀洁公司应当承担的侵权民事责任

由于现有证据不能确定王晓亮实施了销售被控侵权商品的行为，因此美巢公司针对王晓亮的诉讼请求均予以驳回。关于秀洁公司所应承担的侵权民事责任逐一进行认定：

1、关于停止制造、销售侵犯“墙锢”注册商标专用权的行为

基于查明的事实，美巢公司就涉案商标在工业用粘合剂等商品上享有注册商标专用权，秀洁公司在同一种或类似商品上突出使用“秀洁墙锢”、“易康墙锢”、“兴潮墙锢”字样系商标意义使用，其制造、销售行为侵犯了美巢公司享有的上述合法权利，秀洁公司应当在制造、销售混凝土界面处理剂商品上停止使用“墙锢”字样。美巢公司的该项诉讼请求有事实和法律依据，应予支持。

2、关于赔偿数额及美巢公司为制止侵权行为所支付的合理开支

美巢公司以秀洁公司因侵权所获得的利益主张赔偿数额，并尽所能提供了公开信息渠道可以获知的秀洁公司经营被控侵权商品的证据。在一审法院向秀洁公司释明后，该公司虽然对上述证据所载信息的客观性提出异议，但仍不提供相关帐簿、资料予以反驳，也未就相应公证书效力向公证行政主管机关提出撤销，一审法院将结合美巢公司提供的相关证据对赔偿数额予以判定。

美巢公司索赔计算主要考虑因素包括：秀洁公司的经营规模、被控侵权商品的单位销售利润、产量、销售时间、销售门店数量、地域范围。其中针对销售利润部分，美巢公司根据证据显示的被控侵权商品销售价差、毛利率予以酌情确定具有合理性。对于销售数量部分，虽然没有确切被控侵权商品的销售数据，但仅“秀洁墙锢”单品的月产量即为10000吨，秀洁公司针对“秀洁”、“易康”品牌设立有单独销售部门，结合其经营规模、销售门店数量、地域范围等因素，“秀洁墙锢”、“易康墙锢”、“兴潮墙锢”三款被控侵权商品总计的单月销售数量酌定为10000吨亦具有合理性。在上述因素的基础上，结合秀洁公司的销售时间跨度，主观过错程度以及美巢公司两注册商标的市场知名度、在本案中因制止侵权行为所支付的合理支出，美巢公司关于1000万元侵权赔偿的请求具有事实和法律依据，应予全额支持。在此需特别强调的是，无论是基于营销策略还是其它考量的因素，任何商业主体在宣传推广活动中所使用的言辞应当表述准确、所使用商业数据应当务求客观真实，任何通过有悖诚实信用原则所使用的宣传内容获得的不当利益，在侵权责任判定中应当自行承担相应后果。

3、关于消除因侵权行为造成的不良影响

美巢公司提供的在案证据，秀洁公司的侵权行为表现出的损害后果为,相关公众因美巢公司和秀洁公司双方提供的同一种商品上使用的近似商标标志而产生的商品来源的区分错误或关联性认知，是相关公众在实际购买时对美巢公司财产性利益的损害，并不涉及对其商业信誉的损害。因此，美巢公司关于秀洁公司在《中国工商报》刊登声明消除因侵权造成不良影响的主张缺乏事实和法律依据，不予支持。

综上，北京知识产权法院依据《中华人民共和国侵权责任法》第十五条、2013年商标法第五十七条第（二）项、第（三）项、第六十条、第六十三条第一款、第二款，《中华人民共和国商标法实施条例》第七十六条，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十三条、第十四条、第二十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条的规定，判决：一、秀洁公司立即停止在其制造、销售的混凝土界面处理剂商品上使用“墙锢”字样；二、秀洁公司赔偿美巢公司经济损失及合理支出人民币一千万元；三、驳回美巢公司的其他诉讼请求。

本院二审期间，当事人围绕上诉请求依法提交了证据。秀洁公司补充提交了共计22份证据：证据1—8，包括了《胶粘剂工业标准汇编》、混凝土界面处理剂行业标准、中华人民共和国北京市国立公证处作出的（2017）京国立内证字第6585号《公证书》、天津市产品质量监督检测技术研究院的《检验报告》等证据，用以证明涉案被控侵权产品“混凝土界面处理剂”应当属于0104群组，与涉案“墙锢”商标核定使用的0115类似群组工业用胶、工业用粘合剂等商品不构成同一种或类似商品；证据9—21，包括了中华人民共和国山东省菏泽市曹州公证处作出的（2016）菏曹州证民字第2749号至第2753号《公证书》、中华人民共和国河北省邯郸市诚信公证处作出的（2016）邯诚证经字第1351号《公证书》、中华人民共和国四川省成都市蜀都公证处作出的（2017）川成蜀证内民字第1198号《公证书》、中华人民共和国浙江省杭州市国立公证处作出的（2017）浙杭证民字第179号《公证书》、中华人民共和国河南省郑州市黄河公证处作出的（2017）郑黄证民字第620号《公证书》、中华人民共和国北京市正阳公证处作出的（2017）京正阳内民证字第2225号《公证书》等证据，用以证明“墙锢”经过大量市场生产主体的销售、宣传使用，已经构成混凝土界面处理剂产品上的通用名称；证据22，北京顺永会计师事务所于2017年4月20日作出的京顺永专审字（2017）第D－021号《北京秀洁新兴建材有限责任公司2009年度—2014年度“秀洁墙锢”、“易康墙锢”、“兴潮墙锢”产品销售（营业）收入专项审计报告》，用以证明自2009年度至2014年度涉及“秀洁墙锢”、“易康墙锢”、“兴潮墙锢”的产品销售总额为140.42万元。美巢公司认为上述证据或与本案无关、或相关主体缺乏资质、或无法证明相关内容、或不属于二审诉讼阶段的新证据，对秀洁公司补充提交的上述证据均不予以认可。

在二审期间中，美巢公司补充提交了共计16份证据：证据1—8，包括了北京粘接学会《关于混凝土界面处理剂类别的回函》、《胶粘剂术语》国家标准、《混凝土界面处理剂》国家标准、《建筑胶粘剂的应用与发展》等证据，用以证明混凝土界面处理剂属于胶粘剂；证据9—12，包括了《混凝土外加剂的分类、命名与定义》国家标准、《混凝土外加剂》国家标准、《混凝土》等证据，用以证明混凝土界面处理剂不是混凝土外加剂；证据13—15，包括了中华人民共和国北京市方圆公证处作出的（2017）京方圆内经证字第47278号至第47280号《公证书》，用以证明“墙锢”不是“混凝土界面处理剂”的通用名称；证据16，秀洁公司在原审诉讼中的陈述意见，用以证明相关内容与秀洁公司所提交的审计报告内容不符。秀洁公司认为上述证据或缺乏关联性、或真实性不能确定，故均不予以认可。

在二审庭审中，秀洁公司提交了《补充上诉意见》，其认为秀洁公司生产、销售的“混凝土界面处理剂”产品与美巢公司“墙锢”商标核定使用的“工业用胶、工业用粘合剂”商品不构成类似商品，一审判决关于“混凝土界面处理剂系工业用粘合剂中的一个种类”的认定与事实不符，同时《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《商标民事纠纷案件若干问题的解释》）第十三条所规定情形系针对2001年修正的《中华人民共和国商标法》（以下简称2001年商标法）第五十六条第一款规定的情形，故上述司法解释不能直接适用2013年商标法。

另查，在原审庭审中，秀洁公司认可美巢公司主张的涉案商标核定使用的商品与涉案被控侵权产品都属于0115群组（见一审法院2015年8月4日庭审笔录下标第5页）。同时，一审法院通过电话告知的方式，通知了秀洁公司应当就被控侵权行为的获利情况提交财务账簿及相关资料，但秀洁公司未予提交（见一审法院工作记录）。

根据证据的真实性、合法性和关联性，本院对秀洁公司及美巢公司在二审诉讼中补充提交的证据作如下认定：因秀洁公司在一审诉讼中认可美巢公司主张的涉案商标核定使用的商品与涉案被控侵权产品“混凝土界面处理剂”构成类似商品，且秀洁公司并未充分说明二者在功能、用途、生产部门、销售渠道和消费群体等方面存在明显差异，故仅凭秀洁公司二审诉讼阶段补充的但形成于一审诉讼之前的证据1—8，并不能否定其在一审诉讼中的自认。同时，秀洁公司在未举证证明全国生产、销售“混凝土界面处理剂”的厂家数量与分布状况的情况下，仅凭其在部分建材市场所购买的“混凝土界面处理剂”的行为尚不足以证明“墙锢”经过大量市场主体的销售、宣传，已经构成该产品上的通用名称。因一审法院已经明确责令秀洁公司提交关于被控侵权行为获利情况的财务账簿和相关资料，其在并无合理事由拒不提交的情况下，应当自行承担怠于举证的法律后果，故秀洁公司直至二审诉讼中补充提交的审计报告缺乏合法性，不予接受。因此，本院对秀洁公司在二审诉讼中补充提交的全部证据不予采纳。

因美巢公司在二审诉讼中补充提交的证据主要证明目的是为了反驳秀洁公司在二审程序中所提交的证据，故在本院未对秀洁公司所提交的证据予以采纳的情况下，已无就美巢公司在二审诉讼中提交的证据予以采纳的必要，本院对此不再予以评述。

再查，根据美巢公司在一审诉讼中所提交的公证书所载明的内容可知：1、美巢公司所主张秀洁公司销售涉案被控侵权产品的价格分别为75元/桶、85元/桶和125元/桶（前述内容详见下标2883页和2891页）。2、秀洁公司在进行商业宣传中记载“其现有员工100余人，资产数亿元…2014年2月16日向广大用户隆重推出秀洁、易雪、易康、尚邦、兴洁、兴潮等品牌胶类、涂料类系列新产品…促销产品：秀洁、易雪、易康、尚邦、兴洁、兴潮品牌新上市桶类产品…新产品明细如下：秀洁、易雪、易康品牌：粘木王白胶（强效型、通用型、防水型）；墙锢（强效型、通用型）；精品108胶（强效型、通用型）；精品界面剂（强效型、通用型）、内墙漆两款、外墙漆。尚邦、兴洁、兴潮品牌：木工胶、腻子胶、墙锢、界面剂（高强型、经济型）、108胶（高强型、经济型）。…秀洁品牌适应市场的产品组合：粉类、胶类、涂料、防水、外墙保温等墙面装饰系统全面覆盖…秀洁品牌包括秀洁粉类系列、胶类系列（具体又分为6类具体产品）、防水系列、涂料系列、外墙外保温系列、秀洁尚邦系列等…秀洁公司分别在杭州、天津、潍坊设有公司…收入、月毛利润9万元、30%毛利润、纯利润3.9万元（前述内容详见下标2909、2922、2924、2928、2931、3011和3068页）。3、秀洁公司工商注册信息于2014年4月18日通过中诚信专业认证…详细信息：主营产品或服务（腻子粉、白乳胶、涂料、防水涂料），月产量（10000吨），年营业额（人民币5001万元/年－1亿元/年），品牌名称（秀洁），秀洁品牌产品共计17种（具体为秀洁环保全效外墙漆、秀洁墙锢、秀洁精品界面剂、秀洁耐水腻子、秀洁找平腻子等）…秀洁墙锢推广通知，时间：2009年8月15日－2009年9月30日，一级代理商定价78元/桶，经销商和分销商80元/桶（前述内容详见下标3107、3110、3111、3112和3126页）。4、慧聪网关于秀洁公司的情况简介：员工人数（91－100人），年营业额（人民币5000万元－1亿元），经营品牌（北京易雪），月产量（10000吨），认证信息（已通过认证）…慧聪网对秀洁公司的另一篇信息介绍中，除经营品牌记载为“北京秀洁”，其他内容与上述内容相同（前述内容详见下标3138、3139和3190页）。

本院经审理查明，一审法院认定的事实基本属实，但在对美巢公司所提交的经公证认证的网页证据信息的记载上，并未完整查明相关产品所对应的具体信息，存在错误，本院在具体查明相关网页内容的基础上，对一审法院其他认定的事实予以确认。

上述事实有美巢公司提交的第3303708号和第4882697号“墙锢”商标注册证、《专项审计报告》、销售发票与合同、报纸期刊杂志复印件、美巢公司所获荣誉证书、“美巢”注册商标证以及被认定为北京市著名商标、中国驰名商标的行政文件、司法判决书、秀杰公司和王晓亮销售的被控侵权商品实物以及相应公证书、合理费用支出的票据等证据，秀洁公司提交的“秀洁”、“兴潮”、“易康”三件注册商标证书、证人证言、公证书等证据，一审法院的工作记录，秀洁公司和美巢公司在二审诉讼中补充提交的证据，以及各方当事人陈述等在案佐证。

本院认为，根据秀洁公司的上诉意见以及美巢公司的答辩意见，对本案争议焦点作如下认定：

一、“墙锢”是否构成涉案被控侵权产品“混凝土界面处理剂”的通用名称

2013年商标法第五十九条第一款规定，注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。若涉案商标的构成要素属于相关商品的通用名称，则其他生产经营者有权在相关商品上使用该通用名称，进而达到向消费者描述商品的具体种类与内容等目的，商标专用权人无权禁止其他生产经营者在具体商品上使用该通用名称，这也是出于对公共利益平衡的考量。

关于涉案商标是否属于相关商品的通用名称，可以从涉案商标是否属于法定的商品名称或者约定俗成的商品名称进行判定。若依据法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称的，应当认定为构成通用名称。同时，一般若全国范围内相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的，应当认定该名称为约定俗成的通用名称，被专业工具书、辞典列为商品名称的，可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。

本案中，秀洁公司仅以证人证言、其自身使用“墙锢”的具体方式以及我国部分建材市场生产经营者在界面剂、粘合剂商品上使用文字“墙锢”等，作为其证明“墙锢”在“混凝土界面处理剂”上构成通用名称的证据，因证人证言系单方陈述，而秀洁公司并未证明我国建材市场实际生产经营者将“墙锢”在界面剂、粘合剂商品上作为通用名称使用的具体比例，而美巢公司自身亦不存在将“墙锢”作为其商品名称的行为，同时在无专业工具书、辞典等予以佐证的情况下，秀洁公司所出示的在案证据证明力较低，并不足以证明在被诉侵权行为发生之时，“墙锢”构成“混凝土界面处理剂”的通用名称，故秀洁公司该部分上诉理由缺乏事实及法律依据，本院不予支持。

二、秀洁公司实施的被控侵权行为是否侵犯了美巢公司对涉案商标享有的专用权。

2013年商标法第五十七条第（二）项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，属于侵犯注册商标专用权的行为。依据《中华人民共和国商标法实施条例》第七十六条规定，在同一种商品或者类似商品上将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的，属于商标法第五十七条第（二）项规定的侵权注册商标专用权的行为。

同时，虽然《商标民事纠纷案件若干问题的解释》系针对2001年商标法具体进行的规定，但是该解释目前并未予以废止，其与2013年商标法具体规定并不冲突的内容，仍然可以作为人民法院审理商标民事纠纷案件的具体依据。《商标民事纠纷案件若干问题的解释》第十一条规定，2001年商标法第五十二条第（一）项规定的类似商品，是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。

《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十二条第一款规定，一方当事人在法庭审理中，或者在起诉状、答辩状、代理词等书面材料中，对于己不利的事实明确表示承认的，另一方当事人无需举证证明。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第七十四条规定，诉讼过程中，当事人在起诉状、答辩状、陈述及其委托代理人的代理词中承认的对己方不利的事实和认可的证据，人民法院应当予以确认，但当事人反悔并有相反证据足以推翻的除外。

本案中，美巢公司为第3303708号“墙锢”商标和第4882697号“墙锢”商标的专用权人，涉案商标均处于有效状态，故美巢公司依法对涉案商标享有专用权，他人未经许可不能侵害涉案商标的专用权。根据在案证据，秀洁公司在被控侵权的混凝土界面处理剂商品外包装桶上将“秀洁墙锢”、“易康墙锢”、“兴潮墙锢”以较大字体、突出进行了使用，使相关公众将其认知为标识商品来源的商标，故构成商标使用，而且上述标志完整包含了涉案“墙锢”商标，彼此构成近似。同时，秀洁公司在一审诉讼中并未对涉案被控侵权产品“混凝土界面处理剂”与涉案商标核定使用的工业用粘合剂构成类似商品提出异议，并且秀洁公司在网页宣传中将“秀洁墙锢”表述为“选用高分子聚合物乳液及各种进口助剂特制而成的一种粘合剂”，故二者在功能、用途、销售渠道以及消费群体等方面存在紧密联系，构成类似商品。结合美巢公司提交的涉案商标具有一定知名度的证据，秀洁公司就制造、销售过程中在涉案被控侵权产品上使用“秀洁墙锢”、“易康墙锢”、“兴潮墙锢”的行为，容易使相关公众认为相关商品来源于美巢公司，进而造成混淆，一审判决关于秀洁公司侵害美巢公司涉案商标专用权的认定并无不当，本院予以确认。秀洁公司该部分上诉主张缺乏事实及法律依据，本院不予支持。

三、一审判决所确定的赔偿数额是否存在明显错误。

2013年商标法第六十三条规定，侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

人民法院为确定赔偿数额，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料；侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。

权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿。

《商标民事纠纷案件若干问题的解释》第十四条规定，2001年商标法第五十六条第一款规定的侵权所获得的利益，可以根据侵权商品销售量与该商品单位利润乘积计算；该商品单位利润无法查明的，按照注册商标商品的单位利润计算。

《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。该法第六十五条第一款规定，当事人对自己提出的主张应当及时提供证据。

《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第七十条第（一）项规定，一方当事人提出的书证原件或者与书证原件核对无误的复印件、照片、副本、节录本，对方当事人提出异议但没有足以反驳的相反证据的，人民法院应当确认其证明力。同时第七十五条规定，有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供，如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有人，可以推定该主张成立。

关于秀洁公司赔偿数额的确定，本院将从以下五方面进行认定：

1、一审法院适用《商标民事纠纷案件若干问题的解释》第十三条的规定作为定案依据，存在错误。

2001年商标法第五十六条第一款规定，侵犯商标专用权的赔偿数额，为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益，或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失，包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。《商标民事纠纷案件若干问题的解释》第十三条规定，人民法院依据2001年商标法第五十六条第一款的规定确定侵权人的赔偿责任时，可以根据权利人选择的计算方法计算赔偿数额。

因为2001年商标法第五十六条第一款对赔偿数额计算的方式在侵权人获利与被侵权人所受损失之间采取并列的排序，即被侵权人可以根据自身的意思任意选择上述二种方式之一作为其主张赔偿数额的计算方式。基于2001年商标法该条的具体规定，故《商标民事纠纷案件若干问题的解释》第十三条明确规定了权利人计算赔偿的任意选择权。

然而，2013年商标法第六十三条第一款并未沿用2001年商标法第五十六条第一款规定计算赔偿数额的表述方式，而是确定了侵害商标专用权的赔偿数额计算方式的法定顺序，即首先以被侵权人所受到的实际损失为依据，在难以确定的情况下，可以按照侵权人的获利进行计算，若均无法确定时，还可以参照商标许可费的倍数合理确定。

因此，一审法院在未准确对2001年商标法第五十六条第一款规定与2013年商标法第六十三条第一款规定的具体变化进行认知的基础上，仍然适用《商标民事纠纷案件若干问题的解释》第十三条的规定，显然存在错误，本院对此予以纠正。秀洁公司该部分上诉理由具有法律依据，本院予以采纳。

2、本案中美巢公司要求按照秀洁公司因实施涉案被控侵权行为所获得的利益确定赔偿数额，可以被予以采纳。

关于2013年商标法第六十三条第一款所规定的因被侵权所受到的实际损失，是指因侵权人的侵权商品在市场上销售，使商标专用权人的商品销售量下降，其销量减少的总数乘以每件商品的利润所得之积，即为被侵权人的实际损失。根据在案证据，美巢公司所提交的证明涉案商标知名度的证据中，均系其“墙锢”商标与“美巢”商标共同在商品上进行使用、宣传，不宜将秀洁公司实施的被控侵权行为，具体会影响美巢公司相关商品销量所产生的变化直接予以认定，但是客观上秀洁公司已经侵害了涉案商标的专用权，并实际因侵权行为获得了相关利益，故在无法确定美巢公司基于涉案被控侵权行为所产生的实际损失的基础上，其要求按照秀洁公司因实施涉案被控侵权行为所获得的利益确定赔偿数额具有事实和法律依据，本院对此予以采纳。秀洁公司关于美巢公司主张赔偿数额的计算方式违反法定程序，损害其合法权益的上诉理由，缺乏事实及法律依据，本院不予支持。

3、一审法院以口头明确告知的方式责令秀洁公司提供侵权行为相关的账簿、资料等，并未违反法律规定，亦未损害秀洁公司的合法权益。

2013年商标法第六十三条第二款并未对人民法院责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料的具体方式作出规定。该条款的规定系为了减轻商标专用权人的举证责任，避免侵权人通过拒不提交自身持有且不利于其的证据，而使侵权人获利的数额无法准确查明，进而达到减轻自身损害赔偿责任的目的。因此，只要权利人已经尽力举证，而人民法院通过明确告知，但不限于书面的方式，使侵权人能够清楚知悉所应当提供证据的种类、范围、内容等，以及拒不提交的法律后果，人民法院就可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。

本案中，根据一审法院所做的工作记录，其已经通过电话联系的方式责令秀洁公司提供相关侵权账簿、资料，并且告知其拒不提交的法律后果，而秀洁公司在一审程序中对此拒不提交，应当承担相应的法律后果。在秀洁公司并未说明其具有合理事由的情况下，即使在二审程序中提交了专项审计报告，本院对此亦不予以接受。当事人应当对于法律已经明确规定的举证义务采取积极地方式，而不能故意怠于举证，通过不同审级程序采取差别对待方式，无视法律规定，由此所带来的不利后果应当由该当事人自行承担。因此秀洁公司该部分上诉理由缺乏事实及法律依据，本院不予支持。

4、一审判决所确定的赔偿数额缺乏事实依据，应当予以纠正。

一审法院以秀洁公司实施涉案侵权行为获利作为损害赔偿数额的计算方式，但是其错误将秀洁公司对外在网页宣传中所载明的月产量10000吨认为系仅针对“秀洁墙锢”单品，进而认为将“秀洁墙锢”、“易康墙锢”、“兴潮墙锢”三款被控侵权商品总计的单月销售数量酌定为10000吨具有合理性，从而确定支持了美巢公司关于1000万元损害赔偿的诉讼请求。然而，根据本院对一审诉讼中美巢公司所提交的经公证认证网页所显示的内容进行查证，可知秀洁公司在2014年2月16日推出了包括秀洁、易雪、易康、尚邦、兴洁、兴潮等至少六个品牌的粘木王白胶、墙锢、精品108胶、精品界面剂、内墙漆两款、外墙漆、木工胶等多款产品；同时即使存在网页介绍秀洁品牌月产量10000吨，但是该网页随后所附载的秀洁品牌产品包括了秀洁环保全效外墙漆、秀洁墙锢、秀洁精品界面剂、秀洁耐水腻子等17种产品，显然并非仅针对“秀洁墙锢”一款产品所确定的月产量；而且秀洁公司在慧聪网上还有针对“北京易雪”品牌的记载，显然与“秀洁”无关。因此，基于上述证据所载明的内容，无法得出一审法院所认定的“秀洁墙锢”单品月产量即为10000吨的事实，亦无法进而得出“秀洁墙锢”、“易康墙锢”、“兴潮墙锢”三款被控侵权商品总计的单月销售数量酌定为10000吨的推定。由于一审法院计算损害赔偿数额所查明的基础事实存在错误，故其得出的损害赔偿具体数额亦缺乏事实依据，本院对此予以纠正。美巢公司该部分上诉理由具有事实及法律依据，本院予以采纳。

5、关于秀洁公司因涉案侵权行为所承担损害赔偿数额应当如何计算。

一般情况下，对市场经营主体对外宣传所载明的企业自身情况不宜作为单一认定损害赔偿的依据，但是在权利人已经尽力举证，而侵权人无正当理由在人民法院责令其提交相关账簿、材料而拒不提交的情况下，从减轻权利人举证负担、加大知识产权保护力度、营造诚信商环境的视角出发，可以将涉案侵权人对外宣传所载明的内容作为判断侵权人因侵权行为获利的参考，但应当避免在案证据证明内容之间相互冲突，以及违背逻辑推理和日常生活经验法则。在确定本案秀洁公司因实施涉案被控侵权行为所获得的利益时，可以将被控侵权产品的销量、被控侵权产品的销售单价、被控侵权行为的持续时间、被控侵权产品的单位利润率、被控侵权产品的单位总量、被控侵权产品的年销售额、被控侵权行为的分布地域、秀洁公司的经营规模、主观意图、侵权情节、涉案商标知名度等作为参考因素整体予以考量。

虽然侵权人因侵权行为的获利系基于其销售行为所发生，故一般不宜将生产数量等同于销售数量，但是考虑到建筑行业中特别是涉案的涂料、胶类等产品使用、保质周期等特点，以及秀洁公司对外宣传的年营业额达到5000万元以上的情况，根据日常生活经验法则，本案中秀洁公司显然是将实际生产的产品绝大多数对外进行了销售，方能实现其所宣传的经营规模，故可以将月产量作为秀洁公司月销售数量的参考因素。同时，考虑到美巢公司实际购买的被控侵权产品的销售单价为75元/桶、85元/桶和125元/桶，在无法具体划分不同单价被控侵权产品的销售比例的情况下，按照各单价被控侵权产品均占销售比例的1/3进行计算，故将被控侵权产品的单价确定为95元/桶，并且基于秀洁公司的宣传情况，其自2009年8月15日即开始推广秀洁墙锢产品，故涉案被控侵权行为持续时间较长。关于被控侵权产品的单位利润率应当结合同行业所公布的数据以及秀洁公司在对外加盟广告中所宣传的情况，进行确定。结合美巢公司所购买的被控侵权产品及宣传情况中所标示的重量，涉案被控侵权产品的单位重量可以确定为18千克/桶。

关于被控侵权产品的年销售额的计算，可以结合秀洁公司对外宣传的产量、年营业额、所拥有品牌、产品类型等因素进行确定，但应当考虑秀洁公司在对外宣传中其“秀洁品牌”所涉产品达到17种，该公司拥有六个品牌等相关事实，不宜简单按照月产量10000吨即进行计算。

因此，综合考量涉案被控侵权行为的情形、所列举应当予以参考的因素，以及彼此之间的关系，秀洁公司所实施的涉案被控侵权行为确实存在持续时间长、销售规模大、分布地域广、主观恶意明显的情形，故本院依法确定秀洁公司因涉案侵权行为所获得的利润以及美巢公司为制止侵权行为的合理支出二项共计为600万元。一审判决对此认定缺乏事实及法律依据，本院予以纠正。秀洁公司该部分上诉理由部分具有事实及法律依据，本院对其上诉请求部分予以支持。

综上所述，秀洁公司的上诉请求部分成立。本院依照《中华人民共和国商标法》第五十七条第（二）项、第（三）项、第五十九条第一款、第六十三条第一款、第二款，《中华人民共和国商标法实施条例》第七十六条，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项规定，判决如下：

一、维持北京知识产权法院（2015）京知民初字第12号民事判决第一项；

二、撤销北京知识产权法院（2015）京知民初字第12号民事判决第二项、第三项；

三、变更北京知识产权法院（2015）京知民初字第12号民事判决第二项为：北京秀洁新兴建材有限责任公司于本判决生效之日起十五日内赔偿美巢集团股份公司经济损失及合理支出六百万元；

四、驳回美巢集团股份公司的其他诉讼请求。

如北京秀洁新兴建材有限责任公司未按本判决所指定的期间履行给付金钱义务，则应依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。

一审案件受理费八万一千八百元，由美巢集团股份公司负担二万八千元（已交纳），由北京秀洁新兴建材有限责任公司负担五万三千八百元（于本判决生效之日起七日内交纳）。二审案件受理费八万一千八百元，由美巢集团股份公司负担二万八千元（于本判决生效之日起七日内交纳），由北京秀洁新兴建材有限责任公司负担五万三千八百元（已交纳）。

本判决为终审判决。

审　判　长　　陶　钧

审　判　员　　王晓颖

代理审判员　　孙柱永

二〇一七年十月三十一日

书　记　员　　张梦娇